Decreto 51/993
Reglaméntase procedimientos en casos de oposición, recurso o anulación del registro de una marca, por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
(196)
Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Montevideo, 27 de enero de 1993.
Visto: Lo dispuesto por el artículo 226 de la Ley 16.320 de fecha 1º
de noviembre de 1992.
Resultando: I) que la citada norma establece el procedimiento a seguir
en los casos de oposición, recurso o anulación del registro de una marca
por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en base al
uso notorio de la misma en el país o en el extranjero;
II) Que asimismo faculta a la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, en todo caso de oposición, recurso o anulación basado en el
uso notorio, a requerir de cualquiera de las partes intervinientes que
afiancen sus eventuales responsabilidades civiles;
Considerando: I) Que las aludidas disposiciones resultan acordes con
los convenios internacionales vigentes, dotando a la actividad marcaria
de la necesaria seguridad jurídica;
II) Que el crecimiento económico del país depende, en gran parte, del
crecimiento de las inversiones y que la decisión de asignar recursos a
ella depende también, en gran parte, de la seguridad jurídica;
III) Que es conveniente inhibir el abuso en registraciones marcarias
indebidas por parte de personas jurídicas o físicas.
IV) Que el trámite acelerado del reclamo ante las registraciones
marcarias indebidas es un instrumento idóneo para desalentar las mismas;
V) Que la referida norma legal comete al Poder Ejecutivo su
reglamentación;
Atento: a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 4º de la
Constitución de la República, por la norma legal precitada y a lo aconsejado en el marco del Programa Nacional de Desburocratización.
El Presidente de la República
DECRETA:
A los efectos previstos por el artículo 226 de la Ley 16.320 de 1º de noviembre de 1992, el uso notorio de una marca en el país o en el extranjero, o el hecho que el solicitante, al momento de pedir su registro, conociera o debiera conocer su existencia, podrá acreditarse
por cualquier medio de prueba.
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución fundada, a petición de parte o de oficio, podrá rechazar el diligenciamiento de las pruebas inadmisibles y de aquellas que considere inconducentes o impertinentes respecto del asunto en trámite.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá disponer de oficio las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución.
La valoración de las pruebas se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso y se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En los casos previstos en el artículo 1º, si el oponente, recurrente o peticionante de la anulación acreditare fehacientemente que el
solicitante de una marca, al momento de pedir su registro, conocía o
debía conocer su existencia, será eximido de la prueba de la notoriedad.
La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ni a su apreciación.
La circunstancia referida en el artículo anterior será considerada, toda vez que se invoque, como cuestión de previo pronunciamiento.
El trámite se iniciará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, debiendo aportar el interesado las pruebas de que disponga.
Se dará vista a la contraparte por el término de díez días, vencido el cual, haya sido evacuada la vista o no, se resolverá en definitiva.
Si hubiera de producirse más prueba, se señalará un término común, que no excederá de quince días. Transcurrido el perído probatorio, se
agregará la prueba y se adoptará resolución.
Las pruebas a que se refiere el inciso anterior deberán ser
presentadas completamente diligenciadas.
Si la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial considerara fehacientemente comprobada la circunstancia invocada resolverá en definitiva denegando la solicitud de registro o anulando la ya existente.
Sí, por el contrario, estimare que la misma no se ha acreditado debidamente, el oponente, recurrente o peticionante de anulación deberá acreditar el uso notorio de la marca, a cuyo registro se opone, en el
país o en el extranjero, en la forma prevista en el artículo 1º, en el
plazo de cinco días. En caso contrario, se le tendrá por desistido de la
acción.
En todos los casos de oposición, revocación o anulación de una marca previstos por el artículo 226 de la Ley 16.320 de 1º de noviembre de 1992, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá exigir a
cualquiera de las partes, de oficio o a petición de la otra, el afianzamiento de sus eventuales responsabilidades civiles hasta en la suma de 2.000 Unidades Reajustables.
A esos efectos, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:
A) la solvencia económica del registrante u oponente, en su caso, y,
en especial, la aplicada en la actividad comercial o industrial.
B) la falta de habitualidad en el giro comercial relacionado directa o indirectamente con las clases para las cuales se solicitó el registro o se formuló la oposición,
C) los antecedentes de cada parte en el uso de esa u otras marcas, tanto en el país como en el extranjero.
D) los antecedentes de registro de marcas en las condiciones referidas en el art. 226 de dicha Ley 16.320.
El monto de la fianza se determinará teniendo en cuenta las circunstancias antes enunciadas y previa estimación por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse.
La parte a la que se exija constitución de fianza tendrá para ello un plazo de treinta días corridos, vencido el cual, de no haberse dado cumplimiento a dicho requerimiento se le tendrá por desistida de la solicitud de registro o de la oposición, según corresponda.
Cualquier impugnación deducida contra la exigencia de afianzamiento determinada por la dirección Nacional de la Propiedad Industrial no tendrá efecto suspensivo y será tramitada en la forma dispuesta por el artículo 62 del Decreto 500/991.
La garantía a que refiere el artículo 6º podrá constituirse mediante
depósito en efectivo o en valores públicos o seguro de fianza. Los depósitos se harán en el Banco Hipotecario del Uruguay, a disposición
de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Esta Dirección podrá, a solicitud de la parte obligada, sustituirla
por cualquier otro medio idóneo de afianzar la eventual responsabilidad.
La garantía será liberada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a los treinta días de notificado a las partes el acto firme
por el cual se haya concedida o denegada la solicitud de registro de
marca o el acto definitivo por el cual haya quedado agotada la vía administrativa según sea el caso, salvo que la parte eventualmente damnificada acredite fehacientemente, dentro del plazo de treinta días referido, que ha promovido acción por daños y perjuicios en vía jurisdiccional contra la parte que constituyó la garantía, en cuyo caso
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial pondrá la misma a
disposición del Juzgado ante el cual la acción haya sido iniciada.
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá solicitar en forma directa, a la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial o a quien ésta designe, la información que estime pertinente a efectos de una mejor evaluación de las circunstancias a que refiere el artículo 6º del presente Decreto.
La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá crear una Unidad Interna encargada del diligenciamiento de todos los trámites que se realicen referentes a los procedimientos reglamentados en el presente Decreto.